起诉某鹅外观设计侵权被指恶意诉讼搬起石头砸自己的脚

起诉某鹅外观设计侵权被指恶意诉讼搬起石头砸自己的脚

作者：吴烨律师　

“某鹅”家喻户晓，它既是某讯公司享有著作权的美术作品，也是某讯公司的注册商标，在包括“电脑周边设备”等商品的多个类别上注册。

　　2008年12月23日，谭某文向国家知识产权局申请名为“某箱(某某t迷你XX型)”的外观设计专利，并于2010年01月13日获得授权，专利号为200830254103.6。谭某文系A科技(深圳)有限公司(简称A公司)的股东及董事，A公司目前已告解散注销。

　　2011年3月，某讯公司发现谭某文、A公司在销售以“某鹅”外观设计的迷你某箱，以其侵害其著作权和商标权为由提起诉讼，后双方就该两案达成和解：

　　1、谭某文同意停止侵权并支付赔偿款2.5万元;

　　2、谭某文承诺，于一个月内向国家知识产权局撤回其企鹅某箱外观设计专利申请。后经法院查明，但谭某文并未履行承诺，持续缴纳该外观设计年费至2015年12月。

　　此后，某讯公司与深圳市XX智能科技有限公司(简称B公司)合作生产、销售企鹅外型某箱。

　　此时的谭某文似乎已经忘记了他要撤回某鹅外观设计专利的承诺，他认为自己的专利还有效，于是2016年2月，以某讯公司及B公司侵害其外观设计专利权为由，提起诉讼。

　　某讯公司收到法院送达的起诉状副本，才发现六年前已经和解的案子，谭某文没有履行撤回专利的承诺。但此时，重提旧事已无意义，应对谭某文的专利诉讼，最好的方案是立即对他的外观设计专利提出无效宣告请求，法院依法中止审理。原国家知识产权局专利复审委员会经审查，宣告该外观设计专利权无效。广东省深圳市中级人民法院遂裁定驳回谭某文的起诉。

　　某讯公司胜诉了，但是某讯公司为应诉也付出了大量的人力物力，而这个案子是由对方违反和解协议，明知专利不符合授权条件还提起的诉讼。

　　于是，某讯公司以谭某文明知其外观设计专利不符合授权条件，仍然恶意提起侵害专利权的诉讼，并给某讯公司造成了包括商誉损失、律师代理费、差旅费、预期可得利益等在内一系列损失为由，向广东省深圳市中级人民法院提起本案诉讼，请求判令谭某文赔偿损失、赔礼道歉并消除影响。法院一审认定谭某文的行为构成恶意提起知识产权诉讼，判令其赔偿某讯公司经济损失及维权合理开支共计50万元。广东省高级人民法院二审维持一审判决，作出(2019)粤民终407号民事判决书。

　　本案被选为《2019年中国法院十大知识产权案件》，案中，谭某文有专利意识，但缺乏法律意识，他有个错误认识：

　　1、他认为专利有效就可以实施，是错误的。即使专利是有效的，经过了无效宣告程序仍符合授权条件，那么就一定可以实施吗?答案是不一定。因为，所有的专利都是建立在现有技术或者现有设计的基础上进行创新的，要实施这个专利必然要使用到“现有技术”或者“现有设计”，如果这里的“现有技术”或者“现有设计”刚好是他人享有权利的知识产权，那么，实施这个专利就会对他人构成侵权。本案中，谭某文的某鹅某箱外观设计专利的实施，必然会侵犯某讯公司某鹅美术作品著作权的，不能实施，也不敢实施。他遭遇第一次的诉讼的时候就应该明白这个道理。

　　2、他认为专利维持就是有效的专利是错误的。中国的专利有三种发明专利、实用新型专利、外观设计专利，其中，实用新型专利和外观设计专利是登记制，不经实审即授权，这种授权只是“形式上的有效”，如果它本身存在不符合授权条件的情形，它的有效性是不稳定的。经过2011年腾讯提起的侵犯著作权、商标权案，他应该意识到他的外观设计专利权利有效性是非常不稳定的，违背承诺“偷偷”地续费只是徒劳。

　　3、他以为做原告的最大的风险是败诉，是错误的，因为他忽略了容易诉讼应承担的法律后果。被判赔偿50万元，真是搬起石头砸了自己的脚。

　　参考资料：

　　《(2019)粤民终407号民事判决书》

　　《2019年中国法院10大知识产权案件和50件典型知识产权案例》

　　《专利公布公告》200830254103.6 某箱(某某t迷你XX型)的外观设计专利